DERECHO DE PATENTES
En 27 capítulos, el Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia ofrece a la comunidad académica un estudio pormenorizado del régimen legal colombiano e internacional de las patentes, así como de los efectos del sistema sobre el desarrollo de los países. La obra presenta el análisis de pronunciamientos jurisprudenciales, doctrina y legislación extranjera, príncipalmente de Estados Unidos y Europa, con el objetivo tanto de lograr entre los lectores la comprensión de las soluciones prácticas planteadas como de alimentar el sentido crítico.
INDICE
Presentación
Ernesto Rengifo Carda
Breve historia
Relación entre el derecho de la competencia y las patentes
Justificación de las patentes
¿Qué puede ser objeto de patente?
Visión económica Fundamentación jurídica
Tratados de libre comercio
1. LAS PATENTES. JUSTIFICACIÓN y EFECTOS DE SU PROTECCIÓN
Capítulo 1
Propiedad intelectual: razón y justificación de las patentes
Andrés Rengifo Carda
Introducción
1. Elementos característicos que configuran y justifican la propiedad intelectual
A. El carácter institucional de la propiedad intelectual
B. La expresión de un intrínseco y necesario balance entre individuo y sociedad
C. El progreso y el bienestar social como finalidades esenciales
II. Las patentes en su perspectiva histórica
A. Los orígenes y los primeros sistemas europeos de patentes
B. Esfuerzos de armonización de las patentes a nivel mundial
III. Las patentes desde su perspectiva regulatoria
A. Novedad
B. Nivel inventivo
C. Aplicación industrial
D. Descripción, reivindicaciones y "mejor modo" en la solicitud de patente
IV. Tendencias y cambios paradigmáticos en materia de patentes
Reflexión final
Referencias
Capítulo 2
La estandarización internacional de las patentes y sus efectos en el acceso a medicamentos
Carlos Augusto Conde Guuérrez Luisa Fernanda Herrera Sierra
Introducción
I. ¿Cuáles fueron las razones que originaron la búsqueda de un sistema de patentes estandarizado internacionalmente?
II. Los inicios del proceso de estandarización de las patentes: el Convenio de París
III. Proceso de estandarización internacional de las patentes en el contexto de la mIC, mediante el Acuerdo sobre los ADPIC
IV. El Acuerdo sobre los ADPIC incluye la regulación de los criterios de patentabilidad, de la materia patentable y de los límites a las licencias obligatorias
V. Estandarización más allá del Acuerdo sobre los ADPIC: tratados de libre comercio y acuerdos regionales de comercio
VI. Efectos de la estandarización de las patentes en el acceso a invenciones
VII. Las soluciones a los problemas de acceso generados por el proceso de estandarización a partir de la Declaración de Doha de 2001
VIII. Nuevas oportunidades para países en YÍa de desarrollo a partir
de los procesos de estandarización y del uso de flexibilidades contenidas en el mismo sistema de patentes
IX. Las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC y el derecho de la competencia como garantía de acceso
Conclusiones
Referencias
II. CRITERIOS DE PATEKTABILIDAD
Capítulo 3
Novedad
Lina María Díaz Vera Ernesto Rengifo Carda
1.1. La novedad en la Decisión Andina 486 de 2000
1.2. El examen de la novedad en el régimen andino
1.2.1. La regla técnica aplicable a la solicitud
1.2.2. Fecha de presentación de la solicitud
1.2.3. El estado del arte
1.2.3.1. Elementos que conforman el estado del arte
1.2·3·1.1. Documentos disponibles en internet
1.2.3.1.2. Uso público de la invención
1.2·3·1.3. Solicitudes de patente anteriores
1.2.3.2. Elementos no incluidos en el estado del arte
1.2.4 Criterios de evaluación de la novedad
1.1.3. Prohibiciones de patentabilidad derivadas de la novedad en la Decisión 486
1.3·1. Los seres vivos y los productos de la naturaleza
1.3.2. La novedad y la prohibición de patentar segundos usos
1.4 La novedad en el America Invents ACT
1.4·1. First to file y el estado del arte
14.2. Los procedimientos de derivación y las patentes derivadas
Reflexiones finales
Referencias
Capítulo 4
Nivel inventivo
Manuel Guerrero Gaitán
Introducción
1. Conceptos fundamentales
A. Experto en la materia
1. Comunidad Andina
2. Sistema europeo de patentes
3. El sistema de patentes en Estados Unidos
B. Estado de la técnica
C. Obviedad
II. La obvie dad en la Comunidad Andina
III. Método para la evaluación del nivel inventivo
A. Comunidad Andina
B. Unión Europea
IV. Estados Unidos y el concepto de no obviedad (non obviousness)
A. El examen de la no obviedad antes de la sentencia KSR
B. El estudio de la no obviedad después de KSR
Recapitulación y conclusiones
Referencias
Capítulo 5
Aplicación industrial
Diego Fernando Guzmán Delgado
Luisa Fernanda Herrera Sierra
Introducción
I. Aspectos generales
II. Aplicación industrial en Colombia
III. Aplicación industrial en Europa
A. Casuística europea
IV. Aplicación industrial en el régimen de patentes de Estados Unidos: utility
A. Requisito de utilidad (utility requirement)
B. Criterios de utilidad
l. Utilidad beneficiosa (beneficial utility)
2. Funcionalidad o utilidad creíble (operability or credible utility)
3. Utilidad práctica o específica (practica! or specific utility)
C. Carga de la prueba de utilidad
V. La aplicación industrial y la definición de materia patentable
A. Ausencia de la aplicación industrial como fundamento de las excepciones al sistema de patentes
B. Aplicación industrial de las invenciones biotecnológicas
C. Casuística estadounidense sobre aplicación industrial y sus efectos en la definición de la materia patentable
D. Casuística europea frente a la aplicación industrial y sus efectos en la definición de la materia patentable
Consideraciones finales
Referencias
Capítulo 6
La divulgación clara, completa y suficiente del contenido de la patente
Juan David Castro Garcia
Luisa Fernanda Herrera Sierra
Introducción y noción
I. Importancia de una divulgación clara, completa y suficiente
II. La necesidad de la divulgación
III. Evolución y condiciones de la obligación de divulgación
IV. Generalidades de la divulgación clara, completa y suficiente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Decisión 486 de la CAN
V. El caso norteamericano
VI. Divulgación del contenido de la patente en Colombia
VII. La condición de divulgar la mejor manera de realizar el invento
VIII. La relación entre reivindicaciones y la descripción
IX. Efectos de la omisión de una divulgación clara, completa y suficiente
X. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos
XI. Formas de realizar la divulgación en el derecho comparado. Estudio de casos en Estados Unidos y Europa
Estados Unidos - best mode Europa - enabling disclosure
¿Cómo hacer la divulgación en Europa? A. Un caso notable: la patente del Viagra
XII. La divulgación "interna"
Conclusión
Referencias
III. EXCEPCIONES A LA PATENTABTLIDAD
A. A PARTIR DEL CONCEPTO DE INVENCIÓN
Capítulo 7
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos
Carlos Augusto Conde Gutiérrez
Manuel Guerrero Gaitán
Introducción
I. Los descubrimientos y las teorías científicas
II. Métodos matemáticos
Conclusiones
Referencias
Capítulo 8
El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural
Carlos Augusto Conde Gutiérrez
Introducción
I. Estados Unidos: la doctrina de los productos de la naturaleza
II. Europa: el Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas (EPC) y la Directiva 98/44/cE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas
III. Patentes en biotecnología en Colombia: entre la Decisión 486 y la Decisión 391
IV. Contratos de acceso en la CAN
Conclusiones
Referencias
Capítulo 9
Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor
Carlos Felipe Pay án Rodríguez
Introducción
1. Naturaleza de la protección en cada sistema
A. La originalidad
B. La novedad
II. Aplicación de los sistemas de protección analizados: ejemplos cuando se funden en una misma obra los dos sistemas de protección (derechos de autor y patentes)
A. Estados Unidos
B. Europa
C. Colombia
III. Breve mención a las obras de arte aplicado Reflexiones finales
Referencias
Capítulo 10
Las patentes de métodos de hacer negocios
Brenda Salas Pasuy
Introducción
1. Estados Unidos
A. Evolución jurisprudencial
1. State Street Bank v. Signature Financial Group Inc.
Efectos de este fallo
2. Bilski v. Kappos
El test de máquina o transformación Efectos del fallo
3. American Invents Act (AlA)
4. Alice Corp v. CLS Bank International
II. Europa
A. Evolución jurisprudencial
III. Colombia
Conclusiones
Referencias
Capítulo II
El software o programa de ordenador y el concepto de invención patentable
Brenda Salas Pasuy
Introducción
I. Software o programa de ordenador. Aspectos técnicos
II. Software o programa de ordenador. Régimen de protección
A. Las patentes de software
I. Estados Unidos
i. La evolución jurisprudencial
2. Unión Europea
i. La evolución jurisprudencial
3. Colombia Conclusiones Referencias
Capítulo 12
Las formas de presentar información
M anuel Guerrero Gaitán
Introducción
I. Tratamiento en el sistema del Convenio de la Patente Europea
II. Estados Unidos y la Printed Matter Doctrine
III. La Comunidad Andina y la interpretación colombiana
Conclusiones
Referencias
B. EXCLUSIONES NORMATIVAS
Capítulo 13
Invenciones contrarias al orden público y la moral
Carlos Augusto Conde Gutiérrez
Introducción
I. Del moral utility al patent first, ask later
A. Moral utility
B. Patent first, ask later
II. De los tests de moralidad a la cláusula de moralidad en Europa
A. Los tests de moralidad de la EPO
B. La cláusula de moralidad en la Directiva 98/44/ CE
l. La cláusula general
2. Clonación
3. Identidad genética germinal
4. Utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales
5. Animales
III. Colombia y el artículo 20 (a) de la Decisión 486
A. El Tribunal Andino de Justicia)' la moral
B. El embrión humano en la legislación colombiana
Conclusiones
Referencias
Capítulo 14
Invención contraria a la salud o la "ida de las personas, de los animales, o cuando sea necesario excluir de patentabilidad para la preservación de los vegetales o del
medio ambiente
Luisa Fernanda Herrera Sierra
Introducción
Contenido de la exclusión, regulación y su importancia
I. Conforme al párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿qué invenciones deben excluirse de patentabilidad?
II. Patentabilidad de invenciones que involucren organismos genéticamente modificados
III. Soluciones normativas a los riesgos generados por una produccción masiva basada en cultivos genéticamente modificados
Conclusiones
Referencias
Capítulo 15
Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos
Carlos Augusto Conde Gutierrez
Carlos Felipe Payán Rodríguez
Introducción
1. Plantas vs. variedades vegetales
A. Europa
B. Estados Unidos
1. Patent Plant Act
2. Plant Variety Protection Act (PVPA)
3. Utility patent y J E. M. Ag Supply, Inc. L·. Pioneer Hi-Bred Intemational, lnc.
C. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia
II. Animales
A. Animal varieties, races animales o Tierarten
B. Estados Unidos
C. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia
III. Procedimientos esencialmente biológicos
A. Procedimientos esencialmente para la producción de plantas o animales y procedimientos no biológicos
B. Procedimientos microbiológicos
C. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia
Conclusiones
Referencias
Capítulo 16
Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales
Carlos Augusto Conde Gutierrez
Introducción
I. El porqué de la excepción: ¿imposibilidad de cumplir con el requisito de aplicación industrial o razones de política pública?
II. La naturaleza de la excepción
A. Métodos quirúrgicos y terapéuticos para el tratamiento de seres humanos o de animales, y métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos y a animales
B. Métodos de tratamiento terapéutico y quirúrgico
C. Métodos de tratamiento quirúrgico
D. Métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos ya animales
E. ¿Quién adelanta el método? ¿Cuál es el significado de animales y seres humanos?
F. La actividad médica y la inmunidad en Estados Unidos
Conclusiones
Referencias
IV. LAS PATENTES Y LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Capítulo 17
Las patentes y las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC
Luisa Fernanda Herrera Sierra
Introducción
I. La autonomía de los Estados miembros y los objetivos del sistema de propiedad intelectual, flexibilidades fundantes del sistema de propiedad intelectual
II La interpretación de las flexibilidades por el Órgano de Resolución de Diferencias de la OMC
III. La Declaración de Doha de 2001 y las flexibilidades
IV Importaciones paralelas
V Licencias obligatorias
VI. De la excepción Bolar a la excepción de investigación
VII. Otras excepciones a la infracción
Conclusiones
Referencias
V ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE CONCESIÓN y DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES
Capítulo 18
La titularidad en el derecho de patentes Manuel Guerrero Gaitán
I. Titularidad del inventor
II. Invenciones laborales
A. Invenciones laborales en Ecuador y Perú
B. Las invenciones laborales en Alemania
C. Las invenciones laborales en España y el Reino Unido
III. Titularidad de las invenciones universitarias
A. Las invenciones universitarias en países andinos
B. Las invenciones universitarias en Europa
1. Reino Unido
2. España
C. Regulación de las invenciones universitarias en Estados Unidos
IV Titularidad de las invenciones desarrolladas con fondos públicos Conclusiones y recomendaciones
Referencias
Capítulo 19
Aspectos relevantes del proceso de concesión de las patentes Manuel Guerrero Gaitán
Introducción
1. Documentos necesarios para la solicitud de patente
II. El documento técnico
A. Descripción
B. El capítulo reivindicatorio
1. Características de las reivindicaciones
2. Características del capítulo reivindicatorio
C. Dibujos
D. Resumen
III. Trámite de la solicitud de patente
A. Presentación, admisión y otorgamiento de fecha de presentación
B. Examen de forma de la solicitud
C. Publicación de la solicitud
D. Oposición
E. Examen de patentabilidad
IV. El procedimiento acelerado de patentes (PPH)
A. Definición
B. Procedimiento Referencias
Capítulo 20
La explotación contractual de las patentes
Manuel Guerrero Gaitán
Introducción
1. Contratos con causa simple
A. Contratos de cesión
l. Obligaciones del cedente
2. Obligaciones del cesionario
B. El contrato de licencia
l. Obligaciones del licenciante
2. Obligaciones del licenciatario
II. Contratos con causa compleja
A. El contrato de franquicia
1. Obligaciones del franquiciador
2. Obligaciones del franquiciado
B. El contrato de joint venture
l. Descripción del contrato de joint venture
2. Contenido del contrato
Conclusiones
Referencias
VI. DE LA INFRACCIÓN
Capítulo 21
Del alcance de la patente al concepto de infracción
Diego Fernando Guzmán Delgado
Introducción
1. Del alcance de la protección y la formulación de las reivindicaciones (Claim construction)
A. Las reivindicaciones
1. Categorías de reivindicaciones
a. Reivindicaciones de productos
b. Reivindicaciones de procedimiento
c. Reivindicaciones de uso
d. Swiss-type claim y European-type claim
B. Interpretación de las reivindicaciones
1. El sistema central y el sistema periférico de interpretación de las reivindicaciones
2. El tenor literal de las reivindicaciones
3. Fuentes de interpretación intrínsecas y extrínsecas en la jurisprudencia estadounidense
a. Fuentes intrínsecas
b. Fuentes extrínsecas
II. Infracción de patente
A. Infracción literal o textual
C. La doctrina de los equivalentes
D. Prosecution history estoppel
Consideraciones finales
Referencias
Capítulo 22
Valoración de perjuicios en la infracción de las patentes
Ernesto Rengifo García
Introducción
1. Derechos de propiedad intelectual (patentes) y las obligaciones de no hacer
II. Principios UNIDROIT
III. Acuerdo sobre los ADPIC
IV. Indemnización por infracción de patentes en Estados Unidos
V. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos
VI. Directiva Europea 2004/48/CE
VII. Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú
VIII. Decisión Andina 486 de 2000
IX. Sobre la pérdida de oportunidad
X. ¿Caben los daños punitivos en derecho colombiano?
Reflexiones finales Referencias
VII. LA PATENTE Y LA RELACIÓN CON OTROS DERECHOS
Capítulo 23
Las patentes y el derecho de la competencia: estudio de la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva y sus efectos en el acceso
Luisa Fernanda Herrera Sierra
Introducción
1. El derecho de la competencia como flexibilidad en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC
A. Artículo 6.° del Acuerdo sobre los ADPIC
B. Artículo 7.° del Acuerdo sobre los ADPIC
C. Artículo 8.° del Acuerdo sobre los ADPIC
D. Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC
E. Regulación de las licencias obligatorias concedidas a raíz de conductas anticompetitivas en el Acuerdo sobre los ADPIC yen la Comunidad Andina de Naciones
II. La relación entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual en Estados Unidos y en Europa. Estudio de la negativa a licenciar en el derecho de
patentes como conducta anticompetitiva
III. Situación en Colombia
Conclusiones
Referencias
Capítulo 24
El secreto empresarial
Diego Fernando Guzmán Delgado
Introducción
1. La información no divulgada en el Acuerdo sobre los ADPIC
A. Secreto empresarial
I. Carácter secreto
2. Valor comercial derivado de su confidencialidad
3. Medidas razonable bajo las circunstancias específicas
B. Acuerdos de confidencialidad
C. Acción por competencia desleal como ejercicio de los derechos
II. Trade secret en Estados Unidos
III. Régimen europeo Consideraciones finales
Referencias
Capítulo 25
La protección de datos de prueba
Ernesto Rengifo Careta
Introducción
I. Artículo 39.3 del Acuerdo sobre los AOPIC
II. Regulación en América Latina
A. Argentina
B. Brasil
C. Chile
D. Tratado del Grupo de los Tres (G-3)
III. TLC entre Canadá, Estados Unidos y México (NAFTA)
IV. Colombia y la Comunidad Andina de Naciones
A. Resolución 817 de 2004 de la Secretaría General de la CAN
B. Sentencia de 8 de diciembre de 2005 del Tribunal Andino de Justicia
C. Decisión Andina 632 de 2006
D. Decisión Andina 689 de 2008
V. TLC Colombia-Estados Unidos
VI. TLC con la Unión Europea
VII. TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein)
Reflexión final
Referencias
Capítulo 26
La relación de la patente y la marca
Brenda Salas Pasuy
Introducción
I. Las marcas y las patentes
II. Régimen cumulativo
III. Régimen distributivo
A. Estados Unidos
Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays Inc.
B. Derecho europeo
Philips Electronics v. Rémington Consumer Products Ltd.
Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI)
C. Colombia
Conclusión
Referencias
Capítulo 27
La relación de la patente y el diseño Brenda Salas Pasuy
Introducción
1. Estados Unidos Patentes de diseño
A. La solución jurisprudencial
I. La dicotomía funcionalidad-ornamentalidad
Diseños alternativos
La afectación negativa a la utilidad del objeto
La construcción de la reivindicación
II. Europa
A. La solución legislativa
La distinción entre el efecto técnico y el estético
I. Multiplicidad de formas
II. Criterio de los contornos
Aplicación práctica de estos criterios
III. Colombia
Conclusiones
Referencias
Los autores